一、常见风险

随着全球经济一体化的发展，国内企业开始逐步实施“走出去”战略。在“走出去”过程中，相关企业在受益于资源整合、海外先进成果借鉴等好处的同时，也因参与国际贸易竞争而引发了越来越激烈的知识产权纠纷。因此，在这种背景下，提高知识产权风险管理能力，识别、预警和防范知识产权风险，做好应对预案已成为“走出去”企业所面临的全新且紧迫的课题。

（一）从风险阶段看

1. 研发活动期风险。研发活动期风险实在新技术或新产品研发过程中发生的知识产权风险，包括研发立项论证时未对专利进行详细检索造成的自主开发成果不能使用；研发完成后未对研发成果进行保护，导致被限制使用的风险；国外专利人对国内企业部署的专利陷阱及在产学研合作中未明确规定企业所拥有的知识产权，造成权利人恶性竞争的风险。

2. 生产活动期风险。生产活动期风险主要有采购环节中对供应商提供的产品技术未进行知识产权评价，造成对他人知识产权的侵权；委托他人制造时未在明确规定的知识产权归属及保密协议，可能构成专利陷阱，对于上游或下游单位未进行知识产权归属的明确划分，可能造成企业知识产权被侵权。

3. 销售活动期风险。在新产品销售活动期所涉及的知识产权商标、广告语、营销方案、策略、合同等，在销售环节，企业未采用注册商标、申请外观设计专利等对形式对成果进行保护，可造成知识产权被侵权风险；申请专利、注册商标、涉及广告词、营销方案时未进行认真检索可造成对他人知识产权侵权风险。此外，在专利转让中，所转让的技术不可用、已转让技术在转让、技术转让方以包销条款欺诈受让方等均会带来知识产权风险。

（二）从风险领域看

1. 专利侵权风险。海外活动中的专利侵权风险是指，海外活动过程中，未经专利权人允许，因制造、销售、使用、许诺销售专利等行为而导致侵犯他人专利权的风险，该风险存在于所有海外活动的各个阶段。

2. 知识产权尽调风险。海外活动中的知识产权尽调风险是指，需通过知识产权尽职调查确定的风险，多存在于涉及双方或多方合作的海外活动中。例如海外投资并购中，因尽职调查不完善，出现知识产权瑕疵等风险。

3. 知识产权权属风险。知识产权权属风险是指，因权属约定不清，或者实际权属与约定不符而引发的纠纷风险，该风险类型亦多存在于涉及双方或多方合作的海外活动中。例如海外委托开发中，未划分背景知识产权和前景知识产权而引发的权属纠纷风险。

4. 合同条款约定风险。合同条款约定风险通常是指，由于上述知识产权权属、专利侵权责任、权利担保等核心条款在合同中未明确约定或约定不清而产生的风险。例如海外技术许可合作中，未针对改进技术的知识产权权属、专利侵权责任承担、知识产权权利维持及费用承担等进行合理约定而引发后续合作纠纷风险。

5. 合同违约风险。合同违约风险是指，违反上述合同条款约定而产生的风险，例如违反保密条款导致知识产权成果被泄露等的风险。

二、风险防范措施

（一）加强知识产权体系建设

企业首先应当加强知识产权体系建设，根据企业自身特点和发展目标，构建符合自身发展特色的知识产权体系组织机构，包括企业风险管理部门、知识产权管理部门、人力智力管理部门和法律、专利律师部门等关联机构及执行机构，明确各部门权责，建立完善相应的知识产权管理制度和管理流程，规范研发成果专利申请、技术秘密等各方面，形成科学、合理、可行有效的管理制度。

（二）知识产权风险预警

知识产权风险的产生是由于经营管理中存在的不确定因素造成的，因此实施加强风险防范是降低风险的主要有效途径。在企业经营活动的过程中，应实施知识产权评审，在项目立项阶段，认真仔细进行专利检索和分析评判；研发活动完成后，仔细评审知识产权保护形式，及时采取申请专利等不同的形式对研发成果进行保护；评判生产工艺路线，选择相对更为合适的工艺路线；在采购阶段评价供应商知识产权状况，以避免由于供应商对他人知识产权的侵权给企业造成知识产权风险；新产品销售阶段，加强商标、营销方案、广告语等相关知识产权查询，规避风险，同时还应当加强对竞争对手的定期监控，防止他人给本企业造成知识产权侵权风险。此外，若企业研发的新产品时委托他人制造，在合同中需对知识产权的归属进行明确的规定，签订保密协议等具有法律效力的条约。

（三）几类主要法律风险的应对措施

1. 通过FTO分析、侵权责任保证等方式降低专利侵权风险。专利侵权风险存在于海外活动的各个阶段，其风险预警重要性不言而喻。在进行风险预警时，通常可考虑FTO分析、侵权责任保证等方式最大限度地降低相关风险。例如产品出口海外市场之前，针对出口目标国进行出口产品的海外FTO分析，如发现高风险专利，通过规避设计等方式进行调整；又如海外参展之前，针对参展产品进行FTO分析，如存在专利侵权风险，针对展品的方案、展示方式等进行调整；再者海外采购时，要求供应商提供侵权责任保证等，这些均可以降低相应的风险。

2. 通过完善的尽职调查降低知识产权尽调风险。知识产权尽调风险主要存在于海外技术许可、转让、投资并购等海外活动中，在合作早期，通过针对标的知识产权市场价值、技术价值和法律价值，例如资产权利的真实性、有效性、技术路线匹配程度等进行完善的尽职调查，可以大大降低知识产权尽调风险。

3. 通过“明确约定 + 履约监控”降低知识产权权属风险。对于知识产权权属风险的管理，可以从前期“明确约定”到后期“履约监控”两个层面来实现。例如，海外技术许可早期，在合同中明确约定背景知识产权归属、前景知识产权（改进成果如专利、商业秘密）归属等事项，在随后的履约期间，亦对合作方在履约过程中是否遵守了权属条款进行监控，如知识产权成果是否被合作方违约申请了专利等，以便及早发现、及时采取进一步的措施。

4. 通过“专业人士”协助方式降低合同条款约定风险。海外技术活动的合作合同通常来说不一定是直接由知识产权部门起草，故在合同签订之前，知识产权部门可以及早地介入，针对专利侵权责任条款、权利担保条款、知识产权权属条款等核心条款的表述约定提供必要的协助和支撑，这样则可大幅度降低合同条款约定不当而产生的知识产权风险。

5. 通过“履约监控”降低合同违约风险。合同违约风险的产生通常与未建立完善的知识产权履约监控制度而出现无意识的违约行为有关，故通过设立定期的监控节点，能够有效降低合同违约风险。例如在海外技术许可（技术引进）活动中，监控标的知识产权资产状态变化，是否超出许可期间、许可地域和许可范围等。

来源：浙江贸促综合整理自《“一带一路”国别法律研究（尼日利亚篇）》